HD:2011:7

Varumärke - Parallellimport - Omförpackning

Viktigt! Det här är en inofficiell översättning

Diarienr: S2008/953
Föredragning: 19.8.2010
Givet: 26.1.2011
Liggare: 153

A hade i Finland registrerat varumärken, som användes som kännetecken för mediciner som A tillverkade. B, som parallellimporterade medicinska preparat, hade i Finland importerat och efter omförpackning sålt två mediciner som A fört ut på marknaden inom EU. På de nya försäljningsförpackningarna hade B satt ut såväl A:s varumärke som sitt eget kännetecken.

Av utformningen på B:s försäljningsförpackningar hade de som köpte medicinen kunnat få en oriktig bild av medicinernas kommersiella ursprung eller av förhållandet mellan tillverkaren och parallellimportören. A ansågs därför ha haft rätt att förbjuda att A:s varumärke användes på B:s försäljningsförpackningar. Eftersom A dock beträffande det ena preparatet hade motsatt sig sättet att förpacka det först efter 77 arbetsdagar efter att ha fått ett meddelande av B, ansågs A inte längre beträffande denna medicin ha möjlighet att åberopa sin förbudsrätt.

VarumärkesL 10 a § 2 mom
Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 7.2 art

Bakgrundsfakta i målet

N.V. Organon (Organon) från Holland hade i Finland registrerat varumärkena Mercilon och Marvelon, vilka bolaget använde som kännetecken för medicinska preparat som det tillverkade. Oy Organon Ab och sedermera Schering-Plough Oy, med vilket Oy Organon Ab har fusionerats, har i Finland skött marknadsföringen och distributionen av medicinerna.

Paranova Oy (Paranova), som var parallellimportör av medicinska preparat, hade i Finland importerat medicinska preparat som Organon fört ut på marknaden inom EU och sålt dem här omförpackade med stöd av ett parallellförsäljningstillstånd av läkemedelsverket.

På de läkemedelsförpackningar som Paranova erbjöd allmänheten särskiljdes både det egna kännetecknet och Organons varumärke Mercilon eller Marvelon. Överst på den yttre förpackningens framsida fanns Organons varumärke, längst ner en kombination av Paranovas femkantiga logo i färg och en stiliserat skriven firma samt ovanför Paranovas märke benämningarna "parallellimportör" och "ompackare" på finska och svenska, skrivet med mindre text än Paranovas firma. Uppgifterna om Organon som medicinens tillverkare och innehavare av varumärkena hade funnits på den yttre förpackningens frånsida eller på den smala sidan.

Paranova hade underrättat Organon om sin avsikt att börja parallellimportera medicinerna Mercilon och Marvelon. Organon hade motsatt sig sättet att förpacka medicinerna – beträffande medicinerna Mercilon åtta och beträffande medicinerna Marvelon 77 arbetsdagar efter Paranovas underrättelse.

Behandlingen av målet i de lägre instanserna

Käromålet och bemötandet i Helsingfors tingsrätt

N.V. Organon och Oy Organon Ab yrkade i sitt gemensamma käromål att det skulle fastställas att Paranova hade gjort intrång i N.V. Organons varumärken Mercilon och Marvelon, att Paranova skulle förbjudas att fortsätta eller upprepa intrånget, att domstolen skulle bestämma att produktförpackningarna i fråga skulle förstöras eller ändras och att Paranova skulle åläggas att betala kärandena 11 568 euro i ersättning för användningen av varumärkena och 100 000 euro i ersättning för annan skada. Kärandena ansåg sig ha grundad anledning att motsätta sig att medicinerna Mercilon och Marvelon på nytt bjöds ut till salu, eftersom produkterna hade omförpackats och försetts med ursprungliga varumärken samt Paranovas kännetecken. Paranova hade utnyttjat Organons varumärkes goodwill. Sammärkningen på förpackningarna hade medfört risk för att medicinernas kommersiella ursprung förväxlades och skadat Organons varumärkes anseende.

Paranova motsatte sig käromålet. För att komma in på den finska marknaden var det nödvändigt att omförpacka de medicinska preparat som skulle parallellimporteras. Den som ompaketerade hade rätt att fästa tillverkarens varumärke på förpackningen och det var därför inte fråga om intrång i varumärket. Paranova hade å andra sidan rätt att använda sitt eget varumärke på sina förpackningar. Eftersom tillverkaren och förpackaren tydligt hade uppgetts på den nya förpackningen, hade sammärkningen inte orsakat påstådd risk för förväxling eller gett en oriktig bild av affärsrelationerna mellan bolagen. Organon hade i varje fall reagerat för sent på Paranovas underrättelser och hade därför inte längre rätt att kräva att förpackningarnas utseende skulle ändras. Beträffande preparatet Marvelon hade reaktionen kommit först mer än tre månader efter underrättelsen. Organon måste å andra sidan anses ha godkänt Paranovas förpackning även beträffande medicinen Mercilon, eftersom bolaget när det gällde andra mediciner redan flera år tidigare hade blivit medveten om Paranovas sätt att förpacka dess mediciner och inte på något sätt reagerat på detta.

Tingsrättens dom 5.10.2007

Tingsrätten konstaterade att huvudregeln var att varumärkesinnehavaren inte kunde bestämma om hur varor försedda med hans varumärke rör sig på marknaden efter att han har fört ut dem på marknaden. Om varumärkesinnehavaren dock t.ex. för att varorna har ändrats, exempelvis så att mediciner har omförpackats, har haft grundad anledning att motsätta sig att varorna omsätts på nytt, kunde undantag göras från huvudregeln.

Europeiska gemenskapernas domstol (numera Europeiska unionens domstol) hade i sina avgöranden definierat förutsättningarna för varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda att varor som redan en gång har omsatts fick släppas ut på marknaden omförpackade och försedda med det ursprungliga varumärket. Beträffande dessa villkor var det för det första ostridigt att omförpackandet inte hade förändrat produkterna från vad de ursprungligen var och att tillverkaren och omförpackaren hade antecknats på Paranovas förpackningar.

Beträffande det villkor som gäller s.k. objektiv nödvändighet konstaterade tingsrätten att försäljningstillstånd av läkemedelsverket alltid behövdes för parallellimport av mediciner till Finland och att det var ett krav enligt läkemedelsverkets föreskrifter att anteckningarna skulle göras på åtminstone finska och svenska. Läkemedelsverket hade dessutom meddelat Paranova att det inte godkände att parallellimporterade medicinska produkters yttre förpackning försågs med klisteretiketter. Därför ansåg tingsrätten att Paranova hade visat att det hade varit nödvändigt att medicinerna Mercilon och Marvelon som importerats från en annan medlemsstat sattes i nya yttre förpackningar för att de skulle kunna släppas ut på marknaden i Finland. Det nämnda villkoret angående objektiv nödvändighet skulle enligt rättspraxis däremot inte tillämpas på det sätt på vilket ompaketerandet hade gjorts.

Tingsrätten konstaterade att Paranova hade uppfyllt sin skyldighet enligt rättspraxis att på förhand underrätta varumärkesinnehavaren om att den omförpackade produkten släpps ut på marknaden. För att systemet med underrättelse skulle fungera väl, krävdes det att såväl varumärkesinnehavaren som parallellimportören lojalt försöker beakta den andres lagliga intressen. I parallellimportörens intresse låg att börja sälja medicinen så snart som möjligt efter att tillstånd av den behöriga myndigheten hade beviljats. Den nationella domstolen skulle enligt EG-domstolens avgöranden bedöma om varumärkesinnehavaren hade haft skälig tid att reagera på planen att omförpacka. I ett av domstolens avgöranden hade det betonats att den frist på 15 arbetsdagar som ansetts skälig var riktgivande.

Paranova hade i sina underrättelser angående medicinerna Mercilon och Marvelon gett varumärkesinnehavaren 15 arbetsdagar att reagera på underrättelserna innan medicinerna skulle släppas ut på marknaden. N.V. Organon hade motsatt sig sättet att förpacka medicinerna – beträffande Mercilon-medicinerna åtta arbetsdagar och beträffande Marvelon-medicinerna 77 arbetsdagar, dvs. tre och en halv månad, efter Paranovas underrättelse. På den grunden att varumärkesinnehavaren inte tidigare hade reagerat på parallellimportörens underrättelser kunde innehavaren inte förlora sin rätt att reagera på senare underrättelser av parallellimportören gällande motsvarande slags förpackningar. Organon hade inom en skälig tid motsatt sig att medicinen Mercilon ompackades och kunde därför inte till denna del anses ha godkänt medicinförpackningarnas utseende.

Organons reaktion på underrättelserna om parallellimporten av medicinen Mercilon visade att t.o.m. bara ungefär hälften av den tid på 15 arbetsdagar som i rättspraxis ansetts skälig hade varit tillräcklig för att reagera. Fastän faktum att underrättelsen på ett godtagbart sätt hade tillställts varumärkesinnehavarens dotterbolag i någon mån kunde förlänga den reaktionstid som skulle anses skälig, ansåg tingsrätten att Organon inte beträffande medicinen Marvelon hade reagerat inom en skälig tid efter Paranovas underrättelse. Organon skulle således anses ha godkänt Paranovas förpackningssätt och förlorat sin rätt att i fråga om kännetecknet Marvelon åberopa sina varumärkesrättigheter beträffande sättet att förpacka. Käromålet skulle således förkastas till denna del.

Efter att därefter ha undersökt Paranovas ytterförpackning för medicinen Mercilon och rättspraxis som gällde ytterförpackningar, ansåg tingsrätten att medicinens namn samt omförpackarens logo och stiliserade firma på förpackningens framsida på det sätt Paranova tilllämpat hade skapat en koppling mellan medicinen och omförpackaren. Förhållandet hade inte i tillräcklig mån klargjorts av att det ovanför Paranovas logo hade funnits en anteckning om parallellimporten och ompaketeringen, utan sammärkningen på förpackningen hade gett anledning till antagandet att det fanns ett affärs- eller något annat särskilt förhållande mellan det bolag som tillverkade medicinen och omförpackaren. Mercilon-varumärkets anseende skulle anses ha tagit skada av sammärkningen. Organon hade därför rätt att förbjuda att märket användes på sättet i fråga.

Tingsrätten konstaterade att Paranova, efter att inom en skälig tid ha fått ett meddelande om att Organon motsatte sig förpackningssättet, hade haft möjlighet att förhindra att läkemedlet Mercilon fördes ut i handeln. Paranova skulle således anses ha handlat medvetet och uppsåtligen kränkt varumärkesinnehavarens rättigheter. Tingsrätten beaktade utredningen om Paranovas medicinförsäljning och ansåg att en andel på 40 000 euro av det som yrkats i käromålet motsvarade den påstådda uteblivna försäljningsvinsten beträffande medicinen Mercilon. I målet hade inte utretts att det receptbelagda läkemedlet i fråga hade kunnat bytas ut mot någon tredje produkt inom ramen för läkemedelsbyte. Vid bedömningen av den försäljning kärandena hade förlorat och av den uteblivna vinsten kunde man således som grund tillämpa det belopp som Paranova hade fått av försäljningen av medicinen Mercilon. Kärandena hade dessutom rätt till ersättning för förlusten av goodwill i fråga om varumärket Mercilon.

På dessa grunder fastställde tingsrätten att Paranova hade kränkt N.V. Organons registrerade varumärke Mercilon genom att under tiden 1.1.2004 – 31.7.2005 ha en sammärkning på läkemedlet Mercilons ytterförpackningar vid import, marknadsföring och försäljning. Tingsrätten förbjöd Paranova att på nytt börja kränka varumärket och bestämde att ytterförpackningarna skulle förstöras eller ändras. Ytterligare förpliktade tingsrätten Paranova att i skadestånd till N.V. Organon och Oy Organon Ab gemensamt betala 45 000 euro jämte ränta, medan käromålet i övrigt förkastades.

Målet har avgjorts av tingsdomarna Marjatta Berg, Tuula Ruikka och Riitta Savolainen.

Helsingfors hovrätts dom 21.10.2008

N.V. Organon och Oy Organon Ab samt Paranova Oy överklagade till hovrätten. Kärandena upprepade sitt käromål till den del det gällde kränkningen av varumärket Marvelon. Paranova Oy yrkade att tingsrättens dom skulle upphävas och att käromålet skulle förkastas också till den del den gällde varumärket Mercilon.

Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom.

Målet har avgjorts av hovrättsledamöterna Antti Kuningas, Matti Rintala (skiljaktig) och Olli Mäkinen. Pasi Lilja var föredragande.

Hovrättsrådet Rintala som var skiljaktig ansåg att den ytterförpackning för medicinen Marvelon som Paranova använt hade skapat ett antagande om förhållandet mellan Organon och Paranova och att varumärket Marvelons anseende skulle anses ha tagit skada av sammärkningen. Organon hade i princip haft rätt att förbjuda att också märket Marvelon användes på sättet i fråga.

I den finska varumärkeslagen fanns inte någon uttrycklig bestämmelse om parallellimportörens anmälningsplikt eller om betydelsen av att varumärkesinnehavaren förhåller sig passiv. Rintala ansåg liksom majoriteten i hovrätten att Paranova hade kunnat börja marknadsföra de omförpackade medicinerna Marvelon, eftersom Organon inte inom en skälig tid hade reagerat på underrättelsen om dem. Av EG-domstolens rättspraxis kunde man enligt Rantala dock inte dra slutsatsen att det av Organons passivitet följde att Organon kunde anses ha godkänt Paranovas sätt att förpacka och att Organon därför helt skulle ha förlorat sin rätt att åberopa sina varumärkesrättigheter beträffande förpackningssättet. EG-domstolen hade tvärtom i den rättspraxis som refererats av tingsrätten betonat att varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda att dennes märke används, om också bara ett villkor som begränsar rätten att åberopa förbudsrätten inte uppfylldes.

En tolkning, enligt vilken Organon fortfarande hade rätt att förbjuda att varumärket Marvelon användes på det sätt som avsågs i käromålet, kunde enligt Rintala få stöd även av 10 a § 2 mom. varumärkeslagen samt av den svenska rättspraxis som åberopats i målet. Av lagen eller den allmänna lojalitetsplikten kunde man inte heller med beaktande av den varumärkesrättsligt sett relativt korta tid Organon varit passiv utläsa en sådan regel att Organon skulle anses helt och hållet ha förlorat sin rätt att åberopa sina varumärkesrättigheter.

På de nämnda grunderna fastställde Rintala att Paranova på det sätt som avsågs i käromålet också hade kränkt Organons registrerade varumärke Marvelon och förbjöd Paranova att upprepa kränkningen och bestämde att de ytterförpackningar som avsågs i käromålet skulle förstöras eller ändras. Eftersom Organon själv hade brutit mot sin lojalitetsplikt genom att underlåta att inom skälig tid svara på Paranovas underrättelse, hade kränkningen inte skett uppsåtligt eller ens av vållande och Organon hade medverkat till att skadan hade uppkommit. Rintala förkastade därför kärandenas ersättningskrav.

Överklagande i Högsta domstolen

N.V. Organon och Oy Organon Ab samt Paranova Oy beviljades besvärstillstånd. Oy Organon Ab fusionerades 29.5.2009 med aktiebolaget Schering-Plough Oy.

N.V. Organon upprepade det käromål som beskrivs i tingsrättens dom till den del det gällde kränkning av varumärket Marvelon och yrkade att Paranova Oy skulle åläggas att betala ersättning för användningen av varumärket Marvelon.

Schering-Plough Oy yrkade i sin besvärsskrift att Paranova Oy skulle åläggas att betala bolaget ersättning för den försäljningsvinst som uteblivit på grund av kränkningen av varumärket Marvelon.

Paranova Oy yrkade i sin besvärsskrift att hovrättens dom skulle upphävas och att talan helt skulle förkastas.

Högsta domstolens avgörande

Motivering

Bakgrunden i målet och frågeställningen i Högsta domstolen

1. Paranova Oy har i egenskap av s.k. parallellimportör importerat två läkemedel till Finland, som N.V. Organon fört ut på marknaden, och här sålt omförpackade. Paranova Oy har i båda fallen försett sina försäljningsförpackningar med såväl det varumärke som tillhörde N.V. Organons läkemedel som sitt eget kännetecken.

2. Parallellimport av varor från en EU-medlemsstat till en annan bygger på den fria rörlighet för varor som garanteras inom unionen. Parallellimport är företagsekonomiskt lönsamt, eftersom detaljhandelspriset på produkterna varierar i medlemsstaterna. Parallellimportören skaffar varan i en medlemsstat där priset är förmånligt, exporterar den till en medlemsstat där prisnivån är högre och marknadsför den där som ett alternativ till den marknadsföring som bedrivs av tillverkaren eller en distributionskedja som har ett affärsförhållande med denne.

3. Anteckningarna på försäljningshöljen för läkemedel ska i Finland finnas på åtminstone finska och svenska. Den som parallellimporterar läkemedel kan därför bli tvungen att göra ändringar på förpackningarna eller att förse produkterna med nya ytterförpackningar. Inom varumärkesrätten kallas detta förfarande omförpackning eller ompaketering.

4. I Högsta domstolen är det i första hand fråga om N.V Organon har rätt att förbjuda det ifrågavarande sättet att använda dess varumärken på Paranova Oy:s försäljningsförpackningar. Om svaret på detta är jakande, är det dessutom fråga om Paranova Oy:s skyldighet att ersätta N.V. Organon för användningen av dess varumärke och Schering-Plough Ab för utebliven försäljningsvinst i Finland på grund av varumärkeskränkningen.

Rättsregler och rättspraxis om förbudsrätt

5. Enligt 10 a § 1 mom. varumärkeslagen har innehavaren av ett varumärke inte rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som innehavaren eller med innehavarens samtycke någon annan fört ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ensamrätten att bestämma om användningen av varumärket på en enskild vara konsumeras således inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när varan lagligen har förts ut där. Den som innehar ensamrätten kan i allmänhet inte förhindra att en vara som en gång förts ut omsätts vidare i stater som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ensamrätten konsumeras dock inte alltid, ty enligt paragrafens 2 mom. tillämpas regeln inte, om innehavaren har skälig anledning att motsätta sig att varorna på nytt förs ut på marknaden, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att de har förts ut på marknaden.

6. Varumärkeslagens 10 a § har kommit till för att anpassa lagen till varumärkessystemet inom den dåvarande Europeiska gemenskapen när Finland 1.1.1995 anslöt sig till Europeiska gemenskaperna. Till innehållet motsvarar bestämmelsen artikel 7 i rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG, första varumärkesdirektivet). Paragrafens innehåll i detalj bestäms således framför allt av Europeiska unionens domstols (tidigare Europeiska gemenskapernas domstol) avgöranden om tolkningen av direktivet. Europaparlamentet och rådet har antagit ett nytt direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (2008/95/EG, kodifierad version), vars 7 artikel har samma innehåll som artikel 7 i det första varumärkesdirektivet.

7. EU-domstolen har gett flera prejudikat om förhållandet mellan den i det dåvarande fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i det nuvarande fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tryggade rätten till fri rörlighet för varor å ena sidan och de industriella ensamrätterna å andra sidan samt sedermera även om tolkningen av artikel 7.2 i det första varumärkesdirektivet. I denna rättspraxis (t.ex. mål 102/77, Hoffmann-La Roche, dom 23.5.1978, förenade målen C-427/93, C 429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., dom 11.7.1996 och mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. II, dom 26.4.2007) har domstolen definierat villkoren för varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig att varumärket används vid omsättningen av varor som redan en gång har förts ut på marknaden.

8. EU-domstolen har konstaterat att det särskilda föremålet för varumärkesrätten är att skydda varumärkesinnehavaren mot sådana konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta. Till detta särskilda föremål hör rätten att hindra all användning av varumärket som kan förvanska ursprungsgarantin (punkt 7 i den ovan nämnda domen Hoffmann-La Roche). En ändring av en produkt som är försedd med ett varumärke, så som all slags ompaketering av produkten, medför enligt domstolen i sig en verklig risk för den ursprungsgaranti som varumärket är avsett att säkerställa (den ovan nämnda domen i målet Boehringer Ingelheim m.fl. II, punkt 30).

9. På vissa villkor är det dock tillåtet att föra ut ett ompaketerat läkemedel på marknaden, vilket är en följd redan av strävan att säkerställa den gemensamma marknaden. Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis får en varumärkesinnehavare inte genom att förbjuda ompaketering och användning av sitt kännetecken hindra fortsatt marknadsföring av dennes läkemedel, om ett utövande av förbudsrätten skulle leda till att marknaden delas upp mellan medlemsstaterna på ett konstgjort sätt. Utövande av förbudsrätten får en sådan effekt särskilt om det är nödvändigt att ompaketera för att produkten ska kunna marknadsföras i den medlemsstat där den importeras (kriteriet objektiv nödvändighet). För att varumärkesinnehavaren ska skyddas förutsätts det dock att parallellimportören visar att ompaketeringen inte kan ändra produkten från vad den ursprungligen har varit, att det på den nya förpackningen antecknats vem som har tillverkat produkten och vem som har ompaketerat den samt att den ompaketerade produktens utseende inte är sådant att det kan skada varumärkets och dess innehavares anseende. Parallellimportören ska dessutom alltid på förhand underrätta varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahålla honom ett prov av den vara som har packats om (se ang. dessa kriterier de ovan nämnda domarna i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 79 och i målet Boehringer Ingelheim m.fl. II, punkt 32).

10. De lägre domstolarna har ansett att Paranova Oy har företett utredning om att ompaketeringen har varit nödvändig, att produkten förblivit densamma, att tillverkaren och omförpackaren har antecknats på förpackningen samt att varumärkesinnehavaren på förhand har underrättats om att produkten förs ut på marknaden. Till dessa delar är saken inte längre stridig i Högsta domstolen. Den fråga som ännu måste avgöras är däremot om utformningen av de läkemedel som Paranova Oy har packat om har kunnat skada anseendet hos N.V.Organons eller dess varumärken Mercilon och Marvelon.

11. Enligt EU-domstolens avgöranden kan ett varumärkes eller dess innehavares anseende skadas genom en ompaketering främst på två olika sätt. För det första kan förpackningens yttre vara bristfälligt eller av dålig kvalitet eller se billigt ut (den ovan nämnda domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl. punkterna 75 – 76), och dessutom kan förpackningen eller etiketten också annars inverka på varumärkets värde genom att försämra det intryck av omsorg och kvalitet som knyts till en sådan vara och det förtroende för varan som det är ägnat att ge hos omsättningskretsen (den ovan nämnda domen i målet Boehringer Ingelheim m.fl. II, punkt 43). Detta slags påståenden om utseendet har inte gjorts i det föreliggande målet. För det andra kan användningen av ett varumärke ge en oriktig föreställning om att det finns ett ekonomiskt eller annat särskilt samband mellan varumärkesinnehavaren och ett annat företag, så som särskilt att det andra företaget skulle ingå som återförsäljare i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation (mål C-63/97, BMW, dom 23.2.1999, punkt 50 – 52).

12. EU-domstolen har konstaterat att det ankommer på den nationella domstolen att bedöma de särskilda omständigheterna i varje mål, bl.a. just frågan om ett varumärkes anseende kan skadas om en parallellimportör använder sin egen logotyp, stil eller utformning på en ny ytterförpackning vid sidan av varumärket (sammärkning, co-branding) (den ovan nämnda domen i målet Boehringer Ingelheim m.fl. II, punkt 45 – 47). För att bedöma om varumärkets anseende kan skadas bör hänsyn tas till varans art och till den marknad den är avsedd för (den ovan nämnda domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 75).

Högsta domstolens bedömning angående Paranova Oy:s förpackningar

13. På de läkemedelsförpackningar Paranova Oy har marknadsfört särskiljs såväl Paranova Oy:s eget kännetecken som N.V. Organons varumärke Mercilon eller Marvelon (en bild på förpackningens olika sidor finns som bilaga). På ytterförpackningens framsida fanns överst och med den största fonten N.V. Organons varumärke (Mercilon eller Marvelon), nederst fanns Paranova Oy:s femhörniga logo i färg och ett kännetecken med firman stiliserad samt mellan dem strax ovanför Paranova Oy:s kombinationstecken med mindre text än kännetecknen benämningarna "parallellimportör" och "ompackare" på såväl finska som svenska. Uppgifterna om N.V. Organon som läkemedlets tillverkare och innehavare av de nämnda varumärkena har funnits på ytterförpackningens frånsida eller på en smal sida. Paranova Oy:s varumärken har inte funnits på dessa sidor.

14. Den princip om s.k. objektiv nödvändighet som ingår i EU:s varumärkesrätt tillämpas enbart när man ska avgöra om lagstiftningen eller förfarandena i importstaten kräver att varan omförpackas för att den ska få föras ut på marknaden i den staten. Däremot tillämpas principen inte på sättet att ompaketera varan eller utförandet (den ovan nämnda domen Boehringer Ingelheim m.fl. II, punkt 38 och 39, och mål C-276/05, Wellcome, dom 22.12.2008, punkt 25–30). Paranova Oy har således inte varit skyldig att visa att en sammärkning skulle ha varit nödvändig för ompaketeringen av medicinerna.

15. Högsta domstolen konstaterar att parallellimport av mediciner är laglig affärsverksamhet och att parallellimportörerna har skyldighet och rätt att vid import föra fram sin egen andel. När villkoren uppfylls har återförsäljaren rätt att använda det ursprungliga varumärket för att informera kunderna om att dessa varor marknadsförs på nytt, och enbart den omständigheten att återförsäljaren får en förmån av att använda varumärket genom att reklamen för försäljning av produkter som bär varumärket, vilken för övrigt är korrekt och lojal, ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet, är inte skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet att motsätta sig att varumärket används (mål C-337/95, Parfums Christian Dior, dom 4.11.1997, punkt 38 och den ovan nämnda domen i målet BMW, punkt 53). Av lagstiftningen eller rättspraxis framgår inte heller att en parallellimportör av läkemedel inte också skulle få använda sitt eget urskiljbara kännetecken på sina nya förpackningar. Det avgörande är det helhetsintryck som förmedlas av förpackningen och när detta bedöms ska man beakta vilken information parallellimportören förser sina förpackningar med och på vilket sätt informationen och kännetecknen framhävs på olika sidor av förpackningen.

16. Paranova Oy:s kombinerade kännetecken med en färglagd logo och en stiliserad firma har vid sidan av N.V. Organons varumärke varit det enda kännetecken som klart framgått på förpackningens framsida. Paranova Oy:s firma har i detta kännetecken haft större bokstäver än anteckningen ovanför om parallellimportören och ompaketeraren. På framsidan har inte alls funnits något omnämnande av N.V. Organon som tillverkare av medicinen och varumärkesinnehavare. De i sig riktiga benämningarna "parallellimportör" och "ompaketerare" ovanför Paranova Oy:s sammärke har som begrepp inte en så känd betydelse för en vanlig konsument att de ensamma för sig hade räckt att visa Paranova Oy:s faktiska andel i importen av medicinerna. Att ett kännetecken med sådant utseende och sådan urskiljningsförmåga använts på förpackningens framsida tillsammans med det ursprungliga varumärket för medicinen har varit ägnat att ge den som överväger att köpa medicinen liksom även dem som redan köpt den en verklighetsfrämmande föreställning om att det mellan Paranova Oy och medicinpreparaten i fråga har funnits något annat särskilt samband än enbart det att Paranova importerar medicinen till Finland.

17. Högsta domstolen anser således liksom de lägre domstolarna, att det att medicinförpackningen på ovan nämnt sätt försågs med N.V. Organons och Paranova Oy:s varumärken tillsammans på framsidan har varit ägnat att skapa en koppling mellan medicinen och omförpackaren. Detta har kunnat ge konsumenterna en oriktig föreställning om medicinens kommersiella ursprung eller om förhållandet mellan tillverkaren och parallellimportören.

18. I målet är det fråga om ett läkemedelspreparat som sålts direkt till konsumenterna och inte t.ex. till hälsovårdsenheter och därför har produktens och förpackningens utseende haft betydelse för dem som använder medicinen (den ovan nämnda domen i målet Bristol-Myers Squibb m.fl., punkt 77). Eftersom läkemedelsprodukterna i fråga har varit receptbelagda mediciner som omfattas av s.k. medicinutbyte, har konsumenterna visserligen i praktiken bekantat sig med läkemedlet och fattat sina första inköpsbeslut utifrån informationen från apoteket utan att ännu se medicinförpackningen. Även sådana konsumenter har dock senast när de har fått medicinen kunnat göra iakttagelser av förpackningen och anteckningarna på den, och informationen från apoteket har åtminstone inte i alla fall kunnat avhjälpa den ovan konstaterade oriktiga föreställningen och den risk för skada som uppstår genom den.

19. På de ovan nämnda grunderna anser Högsta domstolen att Paranova Oy inte har visat att det anseende N.V. Organons varumärken åtnjuter inte har kunnat ta skada och förlora i värde på grund av medicinförpackningarnas utseende. Utgångspunkten är således att N.V. Organon har haft rätt att förbjuda att dess varumärken Mercilon och Marvelon används på de försäljningsförpackningar som Paranova Oy underrättat bolaget om och som importeras för den finska marknaden.

Om N.V. Organons rätt att åberopa sin förbudsrätt

20. En parallellimportör ska på det sätt som ovan konstaterats i punkt 9 alltid innan en omförpackad produkt bjuds ut till försäljning underrätta varumärkesinnehavaren om avsikten att parallellimportera. Efter att ha fått underrättelsen kan varumärkesinnehavaren förvissa sig bl.a. om att produktens utseende efter ompaketeringen inte skadar varumärkets anseende och vid behov motsätta sig sättet att förpacka. Det ligger i sin tur i parallellimportörens intresse att så snart som möjligt börja sälja medicinen efter att den behöriga myndigheten har beviljat tillstånd. För att systemet ska fungera på rätt sätt krävs det att parterna på ömse sidor och lojalt försöker beakta varandras lagliga intressen. EU-domstolen har ansett att 15 arbetsdagar kan ses som en vägledande rimlig tid inom vilken varumärkesinnehavaren bör reagera på parallellimportörens plan för ompaketering av produkterna (målet C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., dom 23.4.2002, punkterna 61 – 67).

21. I varumärkeslagen och varumärkesdirektiven finns inte någon uttrycklig bestämmelse om påföljderna för varumärkesinnehavaren om denne underlåter att åberopa sin förbudsrätt och att inom rimlig tid motsätta sig det paketeringssätt som parallellimportören har uppgett. Denna fråga har inte heller behandlats i EU-domstolens avgöranden. Högsta domstolen konstaterar att en förlust av förbudsrätten i en dylik situation inte innebär att varumärkesinnehavarens ensamrätt går förlorad. Det är endast fråga om en förlust av den särskilda reklamationsmöjligheten enligt artikel 7.2 i varumärkesdirektivet och 10 a § 2 mom. varumärkeslagen i en situation där rätten till varumärket redan har konsumerats på grund av att produkten har förts ut på marknaden. Högsta domstolen anser att varumärkesinnehavaren dock kan förbjuda att samma produkt ompaketeras på ett annat sätt, om villkoren för detta uppfylls och rätten att förbjuda en sådan paketering inte tidigare har gått förlorad. På motsvarande sätt har varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda att ett sådant kännetecken som det nu är fråga om används vid en omförpackning av produkten på ett sätt som varumärkesinnehavaren inte tidigare när det varit fråga om ett annat kännetecken har motsatt sig.

22. N.V. Organon har enligt företedd utredning motsatt sig att dess varumärke Mercilon används på Paranova Oy:s förpackningar, vilket skedde åtta arbetsdagar efter att Paranova Oy i oktober –november 2004 hade underrättat N.V. Organon om dessa förpackningar. Parallellimportörens anmälningsplikt är på ovan relaterat sätt knuten till enskilda kännetecken och förpackningar. Därför har de underrättelser som Paranova Oy tidigare har gjort om parallellimport av andra läkemedel inte i detta avseende någon betydelse. Således, och eftersom N.V. Organon inom rimlig tid har åberopat sin ovan konstaterade varumärkesrätt, har bolaget behållit sin rätt enligt artikel 7.2 i det första varumärkesdirektivet och enligt 10 a § 2 mom. varumärkeslagen att förbjuda Paranova Oy:s förfarande när det gäller varumärket Mercilon.

23. Beträffande varumärket Marvelon har N.V. Organon däremot först 9.11.2004 motsatt sig de försäljningsförpackningar Paranova Oy underrättat bolaget om 23.7.2004, dvs. 77 arbetsdagar efter underrättelsen. Att Paranova Oy:s försäljningsförpackningar i fråga har varit likadana som de förpackningar som bolaget underrättat N.V. Organon om för parallellimport åren 1999 – 2000 beträffande andra läkemedel, måste för N.V. Organon ha varit ägnat att göra det lättare att bedöma försäljningsförpackningarna för medicinerna Marvelon. Även om man vid bedömningen av den tid inom vilket bolaget borde reagera skulle beakta att Paranova Oy har underrättat koncernens finska dotterbolag under en tidpunkt som är typisk för sommarsemester, anser Högsta domstolen att N.V. Organon har dröjt med att meddela sitt motstånd mer än vad som under rådande förhållanden rimligen har kunnat förutsättas med beaktande av Paranova Oy:s motiverade förväntningar på att kunna börja marknadsföra medicinerna.

24. Paranova Oy har utifrån det ovan sagda haft rätt att i Finland börja marknadsföra den från en annan EU-medlemsstat importerade medicinen Marvelon i nya förpackningar. N.V. Organon har inte framfört något godtagbart skäl till att dess meddelande om att bolaget motsätter sig att produkterna försedda med dess varumärke Marvelon på nytt förs ut på marknaden har gjorts först senare än vad som rimligen kan förutsättas. Bolaget har inte heller åberopat någon sådan förändring av förhållandena som skulle ha betydelse för förbudsrätten och som kunde ge anledning att ompröva varumärkesinnehavarens rättsskyddsbehov trots att meddelandet varit försenat. Högsta domstolen anser således att N.V. Organon inte 9.11.2004 på ett giltigt sätt har kunnat åberopa sin rätt att förbjuda Paranova Oy att använda varumärket Marvelon på de försäljningsförpackningar det nu är fråga om. Talan ska därför förkastas till den del den gäller användningen av varumärket Marvelon, så som de lägre domstolarna också har gjort.

Paranova Oy:s ersättningsskyldighet beträffande läkemedlet Mercilon

25. Till denna del godkänner Högsta domstolen motiveringarna och domslutet i de lägre domstolarnas domar.

Domslut

Hovrättens dom ändras inte.

Målet har avgjorts av justitieråden Gustav Bygglin, Liisa Mansikkamäki, Ilkka Rautio, Timo Esko och Pekka Koponen. Tommi Vuorialho var föredragande.

Bild av förpackningen (pdf, 0.2 Mt)