KKO:2026:30

Yhtiö A:lle oli 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröity tavaramerkki DRACULA, joka kattoi muun ohella makeiset. A käytti merkkiä makeisten maahantuonnissa ja myynnissä Suomessa.

Yhtiö X ja sen edeltäjät olivat 1980-luvulta alkaen maahantuoneet ja myyneet makeisia Suomessa Dracula-tunnuksia käyttäen. Yhtiö B oli X:n liiketoiminnan 31.10.2019 ostettuaan jatkanut tätä toimintaa. A vaati, että B:tä kielletään jatkamasta tavaramerkin loukkausta. B väitti, että koska A ei ollut missään vaiheessa kieltänyt X:ää käyttämästä Dracula-tunnuksia liiketoiminnassaan, yleisistä yksityisoikeudellisista periaatteista seurasi, että A oli passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeutensa esittää kyseiseen menettelyyn perustuvia vaatimuksia B:tä vastaan.

Kun tavaramerkkilain säännökset tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksesta eivät tulleet sovellettaviksi, A:n ei voitu passiivisuutensa perusteella katsoa menettäneen oikeuttaan kieltää B:n menettelyä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 9, 10 ja 18 art

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Asian tausta

Yhtiö A oli tuonut maahan ja saattanut markkinoille Suomessa makeisia, joissa oli käytetty tunnusta Dracula. A:lle oli 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröity tavaramerkki DRACULA, jonka rekisteröinti kattoi muun ohella makeiset.

Yhtiö X ja sen edeltäjät olivat ainakin vuodesta 1984 tuoneet maahan sekä saattaneet Suomessa markkinoille makeisia, joiden pakkauksissa oli käytetty sanaa ”dracula” sekä Dracula-aiheisia kuviotunnuksia (jäljempänä yhdessä Dracula-tunnukset). X oli myynyt kysymyksessä olevia makeisia myös yhtiölle B, joka oli myynyt niitä edelleen.

B oli 31.10.2019 ostanut X:n koko liiketoiminnan ja ryhtynyt tuomaan samoja Dracula-tunnuksilla varustettuja makeisia maahan sekä saattamaan niitä markkinoille Suomessa. B:n menettelylle ei ollut A:n suostumusta.

Kanne ja vastaus markkinaoikeudessa

A vaati sen vahvistamista, että B loukkaa A:n yksinoikeutta tavaramerkkiin DRACULA käyttämällä Dracula-tunnuksia merkin kattamille tavaroille eli makeisille. A vaati lisäksi, että B:tä kielletään jatkamasta loukkausta ja että se velvoitetaan suorittamaan A:lle hyvitystä.

A ei ollut passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuttaan esittää B:tä vastaan tavaramerkin loukkaukseen perustuvia vaatimuksia. Tavaramerkkilain 15 §, jossa säädettiin tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksesta, koski vain tilanteita, joissa loukkaavaksi väitetty tunnus oli myöhemmin rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki, eikä tällaisesta tilanteesta nyt ollut kysymys. Myöskään yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla ei voitu katsoa, että A olisi passiivisuutensa perusteella menettänyt kyseisen oikeutensa. Joka tapauksessa A katsoi, että sen mahdollinen oikeudenmenetys ja X:n suoja loukkaukseen perustuvia vaatimuksia vastaan ei ollut liiketoimintakaupalla siirtynyt B:n hyväksi.

B vaati kanteen hylkäämistä vedoten siihen, että tavaramerkin DRACULA ja B:n käyttämien tunnusten välillä ei ollut sekaannusvaaraa. B:n mukaan A oli joka tapauksessa yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeutensa esittää vaatimuksia, jotka perustuivat Dracula-tunnuksilla varustettujen makeisten maahantuontiin ja myyntiin B:n toimesta. X:n ja sen edeltäjien harjoittama maahantuonti- ja myyntitoiminta oli ollut A:n tiedossa jo 1980-luvulta lukien, ja kohtuullinen aika esittää sen osalta tavaramerkkiin DRACULA perustuvia vaatimuksia oli päättynyt. Koska B:n Dracula-tunnuksilla varustettujen makeisten maahantuontia ja markkinoille saattamista koskevassa toiminnassa oli kysymys sen X:ltä ostaman liiketoiminnan jatkamisesta, oli A menettänyt oikeutensa esittää siihen perustuvia vaatimuksia myös B:hen nähden.

Markkinaoikeuden tuomio 21.12.2022 nro 36/22

Markkinaoikeus katsoi, että Dracula-tunnusten käyttämisessä B:n makeisten tunnuksena oli eräiltä osin kysymys sellaisen merkin käytöstä, joka oli sama kuin samoja tavaroita varten rekisteröity A:n tavaramerkki DRACULA, eli tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdan mukaisesta tilanteesta. Muilta osin tavaramerkkiin DRACULA nähden samankaltaisten Dracula-tunnusten käytöstä B:n makeisten tunnuksena aiheutui tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa. Näin ollen A:lla oli lähtökohtaisesti oikeus kieltää B:tä käyttämästä Dracula-tunnuksia.

Koska B:n käyttämiä Dracula-tunnuksia ei ollut rekisteröity tai vakiinnutettu B:n tavaramerkeiksi, ei asiassa voitu soveltaa tavaramerkkilain 15 §:ää, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin haltija pykälässä säädetyin edellytyksin menettää passiivisuutensa perusteella oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön.

Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että kysymyksessä olevassa tilanteessa, jossa Dracula-tunnuksia oli käytetty eri tahojen toimesta rinnakkain osittain jo 1980-luvulta lähtien, voitiin soveltaa yleistä yksityisoikeudellista periaatetta, jonka mukaan kanne oli nostettava tai muu vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä oli tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista. Tähän perustuvaa oikeudenmenetystä koskevassa arvioinnissa merkitystä oli erityisesti passiivisuuden kestolla, minkä lisäksi voitiin ottaa huomioon, oliko passiivisuudelle hyväksyttäviä syitä.

Markkinaoikeus totesi A:n riidattomasti olleen jo 1990-luvulla tietoinen, että X oli maahantuonut ja myynyt Suomessa makeisia Dracula-nimellä ja käyttänyt tässä liiketoiminnassaan sekä sanaa ”dracula” että Dracula-kuvio­tunnuksia. Riidatonta oli myös, ettei A ollut missään vaiheessa kieltänyt X:ää tai sen edeltäjiä käyttämästä Dracula-tunnuksia liiketoiminnassaan.

Markkinaoikeuden mukaan A:n passiivisuus, joka oli kohdistunut X:n maahantuomiin ja myymiin Dracula-makeisiin, oli jatkunut niin pitkään, että sillä oli lähtökohtaisesti katsottava olevan oikeudenmenetyksiin johtavia vaikutuksia. A:lla oli etenkin sen tavaramerkin DRACULA rekisteröinnin 14.8.2009 jälkeen ollut myös tosiasiallinen mahdollisuus puuttua tavaramerkkiin sekoitettavissa olevien tunnusten käyttöön.

Markkinaoikeus arvioi kuitenkin vielä, oliko A:n passiivisuudesta X:ää kohtaan johtunut oikeudenmenetys siirtynyt B:n hyväksi. Markkinaoikeus katsoi, että A:n passiivisuus oli kohdistunut tiettyihin tuotteisiin tunnuksineen ja pakkauksineen ja että B:n liiketoimintakaupan jälkeinen maahantuonti- ja myyntitoiminta oli koskenut tällaisia tuotteita. Näin ollen sillä, että kyseisten tuotteiden maahantuojana ja myyjänä oli nykyään X:n sijaan B, ei ollut asiassa oikeudellista merkitystä siten, että A:lle asetettavan kohtuullisen ajan vedota tavaramerkkiinsä DRACULA voitaisiin katsoa alkaneen kulua uudelleen alusta X:n ja B:n välisen liiketoimintakaupan 31.10.2019 perusteella.

Markkinaoikeus katsoi A:n menettäneen passiivisuutensa vuoksi oikeuden esittää tavaramerkin DRACULA loukkaukseen perustuvia vaatimuksia B:tä vastaan ja hylkäsi A:n vahvistus-, kielto- ja hyvitysvaatimukset.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Mirva Näsi.

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

A:lle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla rajoitettuna kysymykseen siitä, oliko A menettänyt passiivisuutensa johdosta oikeuden esittää B:tä vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat tavaramerkin numero 246144 DRACULA loukkaukseen maahantuomalla ja saattamalla Suomessa markkinoille kanteessa tarkoitettuja Dracula-tuotteita.

A vaati valituksessaan, että markkinaoikeuden tuomio kumotaan ja asia palautetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

B vaati vastauksessaan, että valitus hylätään.

Välitoimet

Varattuaan asianosaisille tilaisuuden lausua käsityksensä ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä sekä sen sisällöstä ja asianosaisten annettua lausumansa Korkein oikeus on päätöksellään 26.6.2024 nro 1050 esittänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisen ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Unionin tuomioistuin on antanut pyydetyn ennakkoratkaisun tuomiollaan 1.8.2025 A, C-452/24, EU:C:2025:618.

Asianosaiset ovat antaneet pyydetyt lausumat ennakkoratkaisun johdosta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja markkinaoikeuden tuomio

1. A:lle on 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröity tavaramerkki numero 246144 DRACULA, joka kattaa muun ohella makeiset. A käyttää tavaramerkkiä DRACULA Suomessa muun ohella makeisten maahantuontia ja myyntiä koskevassa elinkeinotoiminnassaan.

2. Yhtiö X edeltäjineen on 1980-luvulta alkaen tuonut maahan ja saattanut Suomessa markkinoille makeistuotteita käyttäen niiden tunnuksina sanaa "dracula" sekä kuvallista Dracula-hahmoa (jäljempänä Dracula-tunnukset). B on 31.10.2019 tehdyllä kaupalla ostanut X:n koko liiketoiminnan. B on tämän jälkeen tuonut maahan ja saattanut Suomessa markkinoille edellä mainittuja makeistuotteita Dracula-tunnuksia käyttäen.

3. Markkinaoikeus on lainvoimaisella ratkaisullaan 18.1.2022 nro 1/22 katsonut, että Dracula-tunnukset eivät olleet vakiintuneet X:n tai B:n tavaramerkeiksi. Riidatonta on, että A ei ole missään vaiheessa kieltänyt X:ää käyttämästä Dracula-tunnuksia liiketoiminnassaan.

4. A on 6.10.2020 nostamassaan kanteessa vaatinut sen vahvistamista, että B:n menettely loukkaa A:n yksinoikeutta tavaramerkkiin DRACULA, loukkauksen kieltämistä ja loukkaukseen perustuvaa hyvitystä.

5. Markkinaoikeus on katsonut A:lla lähtökohtaisesti olleen oikeus kieltää kanteessa tarkoitettu Dracula-tunnusten käyttö, koska eräiden tuotteiden osalta käytetään tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki DRACULA, ja muiden tuotteiden osalta käytetään pykälän 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran suhteessa mainittuun tavaramerkkiin. Markkinaoikeus on katsonut, ettei sekaannusvaaraa ole poistanut se, että A:n ja X:n tuotepakkaukset ovat olleet markkinoilla pitkään rinnakkain, koska on jäänyt näyttämättä, että kysymyksessä olevien tuotteiden kohdeyleisö erottaisi A:n ja B:n maahantuomat Dracula-makeistuotteet toisistaan.

6. Markkinaoikeus on kuitenkin katsonut yleisistä yksityisoikeudellisista periaatteista seuraavan, että kun A ei ole puuttunut X:n pitkään jatkuneeseen Dracula-tunnusten käyttöön, A on passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää kyseiseen käyttöön perustuvia vaatimuksia X:ää vastaan. Kun B:n maahantuonti- ja myyntitoiminnassa on kysymys samoista tuotteista, markkinaoikeus on katsonut samoin A:n passiivisuutensa vuoksi menettäneen oikeutensa esittää kysymyksessä olevia Dracula-tunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia myös B:tä vastaan.

Kysymyksenasettelu Korkeimmassa oikeudessa

7. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, seuraako yleisistä yksityisoikeudellisista periaatteista, että A on passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää B:tä vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat kanteessa tarkoitettuun Dracula-tunnusten käyttöön tuotteiden tunnuksina.

Tavaramerkkiä koskevat säännökset

8. Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisältöä koskevassa tavaramerkkilain 5 §:ssä säädetään muun ohessa, että elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki (1 kohta), tai merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten (2 kohta). Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa muun ohella, jos kysymyksessä on tavaroiden maahantuonti tai markkinoille saattaminen merkkiä käyttäen (2 ja 4 kohta). Loukkauksen kieltämisestä tuomioistuimessa sakon uhalla säädetään tavaramerkkilain 62 §:ssä. Tavaramerkkilain 5 ja 6 §:llä on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) tavaramerkin antamia oikeuksia koskeva 10 artikla.

9. Kieltoa koskevista poikkeuksista säädetään tavaramerkkilain 63 §:ssä, jonka 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään. Tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vakiintunut merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä ja aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi. Nämä merkinhaltijan passiivisuuden vaikutusta koskevat säännökset perustuvat tavaramerkkidirektiivin 9 artiklaan ja 18 artiklan 1 kohtaan.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntö ja unionin tuomioistuimen tuomio

10. Korkein oikeus on pitänyt asiassa unionin oikeuden kannalta tulkinnanvaraisena kysymystä siitä, voiko tavaramerkin haltija passiivisuutensa vuoksi menettää oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä myös muussa kuin tavaramerkkidirektiivin 9 artiklan ja 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa käytön sallimisesta johtuvan kielto-oikeuden menettämisen tilanteessa. Korkein oikeus on esittänyt unionin tuomioistuimelle tätä kysymystä koskevan ennakkoratkaisupyynnön, johon unionin tuomioistuin on vastannut tuomiollaan 1.8.2025 A, C-452/24, EU:C:2025:618.

11. Unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisussaan todennut, että tavaramerkkidirektiivin 10 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt ja niissä määritellään siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on Euroopan unionissa (tuomion 28 kohta). Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkkidirektiivin 18 artiklan 1 kohdassa on niin ikään täysin yhdenmukaistettu edellytykset, joiden täyttyessä tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia voidaan rajoittaa tavaramerkin haltijan passiivisuuden vuoksi, ja siinä säädetään ainoastaan tietyin edellytyksin myöhemmän rekisteröidyn tavaramerkin käytön sallimisesta mutta ei suojaamattoman merkin, joka ei anna yksinoikeutta, käytön sallimisesta (33 kohta). Näin ollen unionin tuomioistuin on katsonut, että kansallinen tuomioistuin ei voi tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta koskevassa riita-asiassa rajoittaa tämän oikeuden käyttöä enempää kuin tavaramerkkidirektiivin 18 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä sen 9 artiklan 1 tai 2 kohdan kanssa, säädetään (36 kohta).

12. Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun tuomiolauselman mukaan tavaramerkkidirektiivin 10 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen kansallisen oikeuden yleisen periaatteen soveltamiselle, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija menettää muussa kuin kyseisen direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä sen 9 artiklan 1 tai 2 kohdan kanssa, tarkoitetussa tilanteessa oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

Korkeimman oikeuden arviointi tässä asiassa

13. Korkein oikeus toteaa, että tavaramerkkilain 15 §:n ja 63 §:n 1 momentin 1 kohdan säännökset tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksesta koskevat yksinomaan sellaisia nimenomaisesti määriteltyjä tilanteita, joissa aiemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä. Käsillä olevassa asiassa ei ole kysymys tällaisesta tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksista säädetystä tilanteesta, vaan B:n käyttämän suojaamattoman merkin, joka ei anna yksinoikeutta, käytön sallimisesta. Mainitut tavaramerkin haltijan passiivisuutta koskevat säännökset eivät siten tule asiassa sovellettaviksi.

14. Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisusta seuraa, että A:n ei voida muuten passiivisuutensa vuoksi katsoa menettäneen oikeuttaan kieltää B:tä käyttämästä Dracula-tunnuksia. Näin ollen markkinaoikeuden ei olisi tullut osaksikaan hylätä kannetta sillä perusteella, että A on passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeuttaan koskevia vaatimuksia.

15. Muista perusteista, joiden nojalla B on katsonut, ettei kysymys ole A:n tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden loukkauksesta, ei ole Korkeimmassa oikeudessa kysymys. A:n vahvistus- ja kieltovaatimukset on siten hyväksyttävä. Koska markkinaoikeus ei ole lausunut A:n hyvitysvaatimuksen määrästä sikäli kuin kysymys on tavaramerkin käytöstä markkinaoikeuden tuomion liitteissä 1, 2 ja 4 kuvatuissa tuotteissa, asia on oikeusastejärjestys huomioon ottaen tältä osin palautettava markkinaoikeuteen.

Tuomio- ja päätöslauselma

Markkinaoikeuden tuomion lopputulosta muutetaan seuraavasti:

- B:n vahvistetaan loukkaavan A:n oikeutta tavaramerkkiin numero 246144 DRACULA käyttäessään sanaa ”dracula” markkinaoikeuden tuomion liitteiden mukaisten tuotteiden tunnuksena;

- B:n vahvistetaan loukkaavan A:n oikeutta tavaramerkkiin numero 246144 DRACULA käyttäessään markkinaoikeuden tuomion liitteiden mukaista kuvallista Dracula-hahmoa kyseisten liitteiden mukaisten tuotteiden tunnuksena;

- B:tä kielletään 50 000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta sanan ”dracula” edellä tarkoitettua käyttöä; ja

- B:tä kielletään 50 000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta kuvallisen Dracula-hahmon edellä tarkoitettua käyttöä.

Markkinaoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin A:n vaatimukset B:n velvoittamisesta suorittamaan hyvitystä tavaramerkin käyttämisestä on hylätty. Asia palautetaan sanotulta osin markkinaoikeuteen, jonka tulee omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Ari Kantor, Eva Tammi-Salminen, Alice Guimaraes-Purokoski, Pekka Pulkkinen ja Kaarlo Hakamies. Esittelijä Mikaela Lind.