Ennakkoratkaisupyyntö 26.6.2024

Tavaramerkin loukkausta koskeva riita S2023/93


MUUTOKSENHAKIJA Yhtiö A
VASTAPUOLI Yhtiö B
ASIA Tavaramerkin loukkausta koskeva riita

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Oikeudenkäynnin kohde

1. Asiassa on kysymys jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) tulkinnasta. Ratkaistavana on kysymys siitä, onko tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 ja 3 kohta esteenä sellaisen kansallisen periaatteen soveltamiselle, jonka mukaan tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä sellaista merkkiä, joka ei ole tavaramerkki, sillä perusteella, ettei tavaramerkin haltija ole merkin käytöstä tietoisena kohtuullisessa ajassa puuttunut siihen.

2. Unionin tuomioistuimen aiempien tavaramerkkidirektiivien 89/104/ETY ja 2008/95/EY tulkintaa koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt oli täysin yhdenmukaistettu direktiivien 5–7 artiklalla, joissa määriteltiin tavaramerkkien haltijoilla unionissa olevat oikeudet. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, lukuun ottamatta direktiivien 8 artiklalla ja sitä seuraavilla artikloilla säänneltyjä erityistapauksia, kansallinen tuomioistuin ei näin ollen voi riita-asiassa, joka koskee tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden käyttöä, rajoittaa kyseistä yksinoikeutta tavalla, jolla ylitetään 5–7 artiklaan perustuvat rajoitukset (määräys 6.10.2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, 44 kohta ja tuomio 19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, kohta 54 ja 55). Aiempien tavaramerkkidirektiivien 9 artikla koski käytön sallimista koskevia rajoituksia ja vastasi asiasisällöltään olennaisesti tavaramerkkidirektiivin 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 18 artiklan 1 kohtaa.

3. Tulkinnanvaraista on, onko tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisältö yhdenmukaistettu tavaramerkkidirektiivillä siten, että tavaramerkin haltija voi passiivisuutensa perusteella menettää direktiivin 10 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen oikeutensa kieltää tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta loukkaava merkin käyttö ainoastaan tilanteissa, jotka kuuluvat käytön sallimisesta johtuvaa kielto-oikeuden menetystä koskevan 18 artiklan 1 kohdan ja siinä viitatun 9 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisalaan.

Asian kannalta merkitykselliset tosiseikat

Vireillä oleva asia

4. Yhtiölle A (jäljempänä A) on 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröity tavaramerkki numero 246144 DRACULA, jonka rekisteröinti kattaa muun ohella makeiset. A tuo maahan ja saattaa Suomessa markkinoille makeisia, joiden tuotepakkauksissa se käyttää sanaa Dracula sekä Dracula-hahmoa esittäviä kuviotunnuksia.

5. Yhtiö B (jäljempänä B) on 31.10.2019 tehdyllä kaupalla hankkinut Yhtiö X:n (jäljempänä X) liiketoiminnan, minkä jälkeen se on marraskuussa 2019 alkanut tuoda maahan ja saattaa Suomessa markkinoille makeisia tuotepakkauksissa, jotka on varustettu sanalla Dracula sekä Dracula-hahmoa esittävillä kuviotunnuksilla. X edeltäjineen oli pitkän ajan kuluessa ja jo ennen tavaramerkin DRACULA rekisteröintiä tuonut maahan sekä saattanut Suomessa markkinoille makeisia edellä mainituilla Dracula-tunnuksilla varustetuissa tuotepakkauksissa. X:llä ei ollut ollut rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta käyttämiinsä tunnuksiin eikä sen ja A:n välillä ollut sovittu tavaramerkin DRACULA käyttöoikeudesta.

6. A on markkinaoikeudessa 6.10.2020 nostamassaan kanteessa vaatinut sen vahvistamista, että B:n menettely loukkaa sen yksinoikeutta tavaramerkkiin DRACULA, sekä loukkaukseen kohdistuvaa kieltoa ja siihen perustuvaa hyvitystä.

7. B on vaatinut kanteen hylkäämistä muun ohella sillä perusteella, että A oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää B:tä vastaan tavaramerkin DRACULA loukkaukseen perustuvia vaatimuksia, koska B:n menettelyssä oli kysymys X:n pitkään jatkuneen toiminnan jatkamisesta, mihin A ei ollut puuttunut.

Markkinaoikeuden tuomio 21.12.2022

8. Markkinaoikeus on valituksenalaisessa tuomiossaan katsonut, että B:n menettely kuului A:n tavaramerkkiin DRACULA perustuvan kielto-oikeuden piiriin. Markkinaoikeus on edelleen todennut, että B:n tuotepakkauksissaan käyttämä sana Dracula oli sama kuin tavaramerkki DRACULA ja sitä oli käytetty samoille tavaroille kuin ne, joita varten tavaramerkki DRACULA oli rekisteröity. Markkinaoikeus on lisäksi katsonut, että B:n käyttämät kuviotunnukset aiheuttivat yleisön keskuudessa sekaannusvaaran tavaramerkkiin DRACULA. Tältä osin markkinaoikeus on asiassa esitetyn näytön perusteella katsonut, ettei myöskään samojen tunnusten pitkäaikainen rinnakkainen käyttö yhtäältä A:n ja toisaalta X:n toimesta poistanut tunnusten välistä sekaannusvaaraa, koska se ei ollut johtanut siihen, että kohdeyleisö erottaisi A:n ja B:n maahantuomat makeistuotteet toisistaan.

9. Markkinaoikeus on kuitenkin tuomiollaan hylännyt A:n vaatimukset sillä perusteella, että A oli kansallisten yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla menettänyt passiivisuutensa vuoksi oikeuden esittää B:n menettelyä koskevia vaatimuksia tavaramerkin DRACULA perusteella. Markkinaoikeuden mukaan tavaramerkkilain merkinhaltijan passiivisuuden seuraamuksia koskeva säännös ei tullut asiaan sovellettavaksi, koska vastaajalla ei ollut tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta käyttämiinsä tunnuksiin. Yksityisoikeuden alalla noudatetaan kuitenkin kansallisesti laajasti periaatetta, jonka mukaan kanne oli nostettava tai vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä oli tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista. Markkinaoikeus on katsonut, että A:n passiivisuus X:n maahantuomiin ja myymiin Dracula-makeisiin oli jatkunut niin pitkään, että sillä oli lähtökohtaisesti oikeudenmenetyksiin johtavia vaikutuksia, ja ettei A:n passiivisuudelle ollut myöskään ollut hyväksyttävää syytä. Sillä seikalla, että kysymyksessä olevia tunnuksia käytti nykyään X:n sijaan B ei ollut markkinaoikeuden mukaan oikeudellista merkitystä, koska B:n makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminta koski samoja tuotteita kuin se X:n toiminta, jonka suhteen A oli ollut passiivinen.

Valitus Korkeimmassa oikeudessa

10. A on hakenut muutosta markkinaoikeuden tuomioon. Korkein oikeus on myöntänyt sille valitusluvan, joka on rajoitettu koskemaan kysymystä siitä, onko A menettänyt passiivisuutensa johdosta oikeuden esittää B:tä vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat tavaramerkin DRACULA loukkaukseen maahantuomalla ja saattamalla Suomessa markkinoille kysymyksessä olevia Dracula-tuotteita.

11. A vetoaa valituksessaan siihen, että se ei ole menettänyt oikeuttaan esittää asiassa B:tä vastaan tavaramerkin DRACULA loukkaukseen perustuvia vaatimuksia. A:n mukaan markkinaoikeuden viittaamaa kansallista yleistä yksityisoikeudellista periaatetta ei voida lainkaan soveltaa tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen loukkausasiassa, koska se merkitsisi tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden rajoittamista tavaramerkkidirektiivin vastaisesti. A on lisäksi vedonnut muun ohella siihen, että se oli joka tapauksessa puuttunut B:n menettelyyn kohtuullisessa ajassa, koska A:n passiivisuus oli kohdistunut X:ään ja passiivisuutta X:ää kohtaan ei tule lukea B:n hyväksi.

12. B on vastustanut valitusta muun ohella sillä perusteella, ettei kansallisiin yleisiin yksityisoikeudellisiin periaatteisiin perustuvan passiivisuusseuraamuksen soveltamiselle tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen ole tavaramerkkidirektiivistä johtuvaa tai muutakaan estettä.

Sovellettavat oikeusohjeet

Unionin oikeus

13. Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan pääasian arvioinnin kannalta on olennaista, miten tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 18 artiklan 1 kohtaa ja 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava.

Kansalliset oikeusohjeet

14. Suomen tavaramerkkilain (544/2019) 5 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena muun ohella

1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki;

2) merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen muun ohella, jos kysymyksessä on merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä taikka tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden maahantuonti (kohdat 1–2 ja 4). Tavaramerkkilain 62 §:n mukaan jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Kysymyksessä olevat säännökset perustuvat tavaramerkkidirektiivin 10 artiklaan.

15. Tavaramerkkilain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään. Tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutusta koskevan 15 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos

1) myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vakiintunut merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä; ja

2) aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi.

Jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, myöhempi yksinoikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Säännökset perustuvat tavaramerkkidirektiivin 9 artiklan 1 ja 2 kohtaan sekä 18 artiklan 1 kohtaan. Kansalliseen lakiin ei sisälly muita säännöksiä, joiden nojalla merkinhaltija voisi passiivisuutensa perusteella menettää oikeuden kieltää tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeutensa loukkauksen jatkaminen.

16. Tavaramerkkioikeuden loukkaukseen perustuvan hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentumisesta on säädetty tavaramerkkilain 70 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan hyvitystä ja korvausta voidaan vaatia ainoastaan viimeisen viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille panoa. Oikeus hyvitykseen ja korvaukseen vahingosta on menetetty, jos sitä koskevaa kannetta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä.

17. Yksityisoikeuden alalla noudatetaan kansallisesti periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai muu vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista. Periaate ilmenee useista lain säännöksistä, joissa kanteen nostamiselle tai vaatimuksen esittämiselle on säädetty täsmällinen määräaika. Periaatetta on kuitenkin useissa tapauksissa noudatettu ilman kirjoitetun lain tukeakin esimerkiksi aviovarallisuus- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa sekä sopimusoikeudellisissa virhetilanteissa (esimerkiksi KKO 2017:49 ja KKO 2018:38). Kysymyksestä periaatteen mahdollisesta soveltumisesta tavaramerkkioikeudellisiin riita-asioihin ei kuitenkaan ole oikeuskäytännöstä tai muista oikeuslähteistä ilmenevää vakiintunutta kantaa.

Ennakkoratkaisupyynnön tarve

18. Korkeimman oikeuden käsiteltävänä on tavaramerkin loukkausta koskeva asia, jossa on ensin ratkaistava kysymys siitä, sovelletaanko tavaramerkin loukkaukseen perustuvaan kielto-oikeuteen ylipäätään edellä viitattua yleistä periaatetta vai onko tavaramerkin haltijan passiivisuuden seuraamuksista kieltoasiassa säädetty tyhjentävästi tavaramerkkilaissa. Perustellun ratkaisun antaminen asiassa edellyttää tavaramerkin antaman kielto-oikeuden ja siihen kohdistuvia rajoituksia ja poikkeuksia koskevien tavaramerkkidirektiivin säännösten tulkintaa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene selvää vastausta tässä asiassa esillä olevaan kysymykseen.

Ennakkoratkaisukysymyksen tausta

19. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa (aiempien tavaramerkkidirektiivien 5 artikla) säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näihin eivät kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaamiseen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle. (Esimerkiksi tuomio 19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, 58 kohta ja tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 71 kohta.)

20. Tavaramerkin haltija, joka sallii tavaramerkkiin nähden saman tai siihen sekaannusvaaraa alun perin aiheuttaneen merkin käytön, saattaa siten menettelynsä seurauksena menettää oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä tällaista merkkiä, mikäli merkinhaltijan sallima käyttö on johtanut esimerkiksi sekaannusvaaran lakkaamiseen tai siihen, ettei kolmannen merkin käyttö muuten aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville (esimerkiksi tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 kohta, tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 70, 82 ja 84 kohta ja tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, 30 ja 32-34 kohta).

21. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei sen sijaan ole käsitelty kysymystä siitä, onko tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 ja 3 kohta esteenä edellä kohdassa 17 tarkoitetun kaltaisen kansallisen periaatteen soveltamiselle tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa. Kysymys on siten siitä, voiko tavaramerkin haltija passiivisuutensa vuoksi menettää oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle, myös muussa kuin tavaramerkkidirektiivin käytön sallimisesta johtuvan kielto-oikeuden menettämisen tilanteessa.

22. Unionin tuomioistuin on kuitenkin arvioinut tavaramerkin haltijan kielto-oikeuden rajoittamista sellaisen kansallisen säännön perusteella, jonka mukaan oikeuden haltija ei saa käyttää oikeuttaan virheellisesti tai väärin. Unionin tuomioistuin on todennut, että mikäli kolmas käyttää tavaramerkkien kanssa samoja merkkejä ilman merkinhaltijan suostumusta ja tämän ilmaistua tahtonsa käyttää yksinoikeuttaan kolmatta vastaan, kansallisen tuomioistuimen tehtävänä oli arvioida, loukataanko tällä käytöllä tai voidaanko sillä loukata jotakin kysymyksessä olevien tavaramerkkien tehtävää. Mikäli tällainen loukkaus tai sen vaara oli olemassa, ylitti se, että merkinhaltijalta evätään mahdollisuus käyttää yksinoikeuttaan kolmannen kysymyksessä olevaa käyttöä vastaan direktiivin 89/104/ETY 5-7 artiklaan perustuvat rajoitukset. Unionin tuomioistuin on siten katsonut, että direktiivin 89/104/ETY tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia koskeva 5 artikla oli esteenä sille, että tavaramerkin haltijalta, joka oli jakaessaan merkin käyttöoikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, että kyseinen kolmas käyttää haltijan kanssa samalaisia merkkejä tiettyjä sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, ja joka ei enää anna tällaista suostumusta, evätään mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan yksinoikeuteen samaista kolmatta vastaan. (Tuomio 19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, 60 ja 62 kohta.)

23. Unionin tuomioistuin on tuomiossa Martin Y Paz Diffusion (55 kohta) viitannut tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden käytön rajoittamisen suhteen riita-asiassa sallittuina erityistapauksina direktiivin 89/104/ETY 8 artiklaan ja sitä seuraaviin artikloihin. Viittaus vaikuttaa siten koskevan myös käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevaa 9 artiklaa. Unionin tuomioistuimen tähänastisen oikeuskäytännön perusteella ei ole kuitenkaan selvää, onko tavaramerkin antamien oikeuksien sisältö myös käytön sallimista ja sen seuraamuksia koskevalta osin yhdenmukaistettu siten, että tavaramerkin haltija voi passiivisuutensa perusteella menettää kielto-oikeutensa vain tavaramerkkidirektiivin 18 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisissa tilanteissa.

Ennakkoratkaisukysymys

24. Korkein oikeus on varattuaan asianosaisille tilaisuuden lausua ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

  1. Onko tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 10 artikla esteenä sellaisen kansallisen periaatteen soveltamiselle tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa, jonka perusteella tavaramerkin haltija voisi myös muussa kuin tavaramerkkidirektiivin 18 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisessa tilanteessa menettää 10 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen oikeutensa kieltää kolmatta käyttämästä sellaista merkkiä, jonka käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa jollekin tavaramerkin tehtävistä, sillä perusteella, että tavaramerkin haltija ei ole merkin käytöstä tietoisena kohtuullisessa ajassa vaatinut sen kieltämistä?

Saatuaan ennakkoratkaisun Korkein oikeus antaa asiassa tuomion.

KORKEIN OIKEUS

Ari Kantor, Eva Tammi-Salminen, Alice Guimaraes-Purokoski, Pekka Pulkkinen, Kaarlo Hakamies Esittelijä Sanna Holkeri

Julkaistu 26.6.2024